从Minerva Surgical, Inc v. Hologic, Inc看专利交易产生的禁止反悔

在美国法中有一项古老的专利让予人禁反言原则(assignor estoppel)，该原则禁止专利让予人将专利以有价的形式转让给受让方之后，又在诉讼中挑战其转让的专利权的效力。

专利让予人禁反言原则的背后是法律对于公平交易的保护。专利让予人在转让专利时被认为附带了一项专利权有效的隐含保证。法律禁止专利让予人在转让时保证其专利有效，而在转让后又主张专利无效，损害交易公平。
 
尽管普遍认为专利让予人禁反言原则的有效存在，但是对于该原则在司法实践中具体如何适用却并非没有争议。在最近的Minerva Surgical, Inc v. Hologic, Inc一案中，美国最高法院对于这一古老的原则的适用做了进一步澄清。
 
涉案专利是一种治疗异常子宫出血的设备，其使用涂抹触头来破坏子宫内膜中的靶细胞。为了避免意外的灼烧或者切削，所述触头是可透水的，即可以在治疗过程中将液体导出子宫腔。该专利的发明人是Truckai，其在专利申请提交以后将该专利申请的所有权利以及以后“提交继续申请”的权利转让给Novacept. 后来Novacept又转让给Hologic, Inc.
 
之后，Truckai设立了其自己的公司Minerva Surgical, Inc. 该公司开发了一种改进型的治疗异常子宫出血的设备，与涉案专利相比，改进型设备是不透水的，并同样获得了专利。
 
2013年，Hologic提交了涉案专利的继续申请，扩大了专利保护范围从而使得其中一项权利要求既保护透水设备也保护不透水设备，从而覆盖到了Minerva的不透水产品。于是，Hologic起诉Minerva专利侵权。
 
Minerva在诉讼中提出专利无效抗辩，但是Hologic认为其专利无效的主张受到禁反言的限制，因为Minerva是由Truckai设立，而涉案专利是Truckai转让给Minerva的，应当受到禁止反悔原则的限制，不得挑战涉案专利的有效性。
 
而Minerva认为Hologic在受让专利之后扩大了权利要求的保护范围，从而使得涉案专利有别于Truckai转让的专利（申请），如果仍然适用禁反言的规定将对Minerva不公平。
 
联邦地区法院支持了Hologic的禁反言主张，并且判定Minerva侵权。联邦巡回上诉法院支持了联邦地区法院的判决。美国最高法院撤销了上诉法院的判决，发回重审。
 
美国最高法院认可专利让予人禁反言原则的存在，但是认为其适用应当有边界。禁反言制度只有当妨碍公平交易的时候才能适用。最高法院列举了几种不适用禁反言的情况。
 
比如，员工在雇佣合同中承诺将其以后可能的职务发明转给其雇主，由于在签署合同时发明创造尚未存在，所以不可能做出专利权有效的表述，进而无从适用禁止反悔；或者如本案，在专利转让之后，受让人扩大权利要求保护范围，使得新的权利要求有可能会超出让予人转让专利时做出的专利有效性保证所对应的专利保护范围，从而不会使得专利权人前后表述不一，也就不应适用禁反言的规则。
 
最高法院认为上诉法院并未考虑禁反言的适用边界，应在重审程序中确定涉案专利的保护范围是否实质上大于Truckai让与的专利。
 
美国最高法院在判决还提及了一些与专利让与人禁反言相关的问题，却并未解决。
 
比如，禁反言适用主体的问题，能否适用于专利让予人以外的主体？如本案，Minerva并非涉案专利的让予人，而是让予人设立的公司，能否同样适用禁反言？如果能适用于专利让予人以外的主体，那么对于其与专利让予人的关系有无要求？
 
再如，禁反言制度的适用对于专利转让交易的对价有无要求？如果当时的专利转让是免费的，或者是赠与行为，或者只收取了少量的费用，那是否还会受到禁反言制度的约束呢？
 
另外，如本案，如果让与的不是已授权专利，而是专利申请，专利让与禁反言的适用有无影响？
 
这些问题与专利让与禁反言制度紧密相关，而且有些还与本案相关。虽然不一定能在本案中一并解决，但是美国最高法院仿佛是在探索一套规范专利让与禁反言的适用的规则。
 
除专利让与人禁反言之外，美国专利司法实践中还存在专利被许可人禁反言(licensee estoppel)制度，即专利许可的被许可方不得挑战许可专利的效力。
 
相比专利让予人禁反言，专利被许可人禁反言的效力要弱，而且适用更加严格。尤其是在美国最高法院的Lear v. Adkins与MedImmune v. Genentech的判决之后，直接在许可合同中要求被许可方承诺不得挑战许可专利效力的条款很有可能是被认为无效的。
 
美国专利交易产生的禁反言制度仅适用于法院程序或者ITC程序中，而不适用于PTAB程序，如双方复审程序。美国发明者法案明确规定除专利权人自己之外的任何人都可以请求启动双方复审程序。
 
与美国不同，在中国挑战一项专利权的效力只能通过专利无效程序进行。而根据中国专利法第四十五条规定，包括专利权人自己在内的任何主体都可以请求宣告一项专利无效，而且没有约定或者法定除外的限制。由此判断，专利权人在转让其专利之后，仍然可以主张宣告该项专利无效。即使，专利权人在专利转让协议中做出了不挑战专利无效的陈述与保证，专利受让人亦不能基于此来阻止专利让予人启动专利无效程序。
 
毫无疑问，专利权人在售出专利之后又对专利进行无效，两头获利，是一种不诚信的行为，损害了专利受让人的利益，不利于推动专利交易市场的公平有序，不应当成为被法律所默许的行为。
 
由于中国专利法第四十五条的强行性规定，交易双方直接在合同中约定排除适用恐怕是无效的。如何合同或者其他方案进行规制、平衡交易双方的利益，是值得业界思考的问题。