米高梅商标侵权及不正当竞争案件梳理与分析 | Fieldfisher
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Insight

米高梅商标侵权及不正当竞争案件梳理与分析

2020/3/12

Locations

斐石中国

去年九月,上海市浦东新区人民法院就好莱坞知名的米高梅电影公司和米高梅公司诉深圳市米高梅影业有限公司商标侵权和不正当竞争案件作出了判决,由于米高梅“好莱坞老字号”的知名度及两个300万的顶格法定赔偿而颇受关注。判决对于原告的英文字号及其英文字号的简称“MGM”的知名度的认可和保护也是本案的一大亮点。
 
本案原告针对被告的侵权行为同时提起了侵犯商标权和不正当竞争纠纷的诉讼。在侵害商标权纠纷一案中,法院认定被告在经营活动中使用“米高梅”、“mgm”等标识及其在经营活动中自称为 “米高梅(中国)影业”、“米高梅影业”等行为易使相关公众产生误认,因而构成商标侵权。在不正当竞争纠纷一案中,法院认定被告使用原告字号并注册、使用相关域名的行为构成不正当竞争。

由于商标法和反不正当竞争法之间的紧密关系,实践中对于有些侵权行为应该适用商标法还是反不正当竞争法存在争议,例如,本案涉及的域名和字号的使用行为。因此,本文欲通过分析本案判决及其他相关案例来梳理一下司法实践中对于域名和字号使用行为通常是如何认定和适用法律的。


一、    注册使用米高梅的商标作为域名


1.    是否构成不正当竞争?

若欲认定被告注册、使用域名的行为构成侵权或者不正当竞争,需要满足以下四个要件:
(1)原告请求保护的民事权益合法有效;(2)被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制、模仿、翻译或音译;或者与原告的注册商标、域名等相同或近似,足以造成相关公众的误认;(3)被告对该域名或其主要部分不享有权益,也无注册、使用该域名的正当理由;(4)被告对该域名的注册、使用具有恶意。(见《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(“《域名案件司法解释》”)第四条)

在本案中,被告注册并使用了域名www.mgmchn.com、www.mgmchn.cn,并在相应网站上介绍了加盟、开办米高梅国际影城的相关程序及方法。法院就此对以上列举的要件进行了逐一判断:
(1)    原告就侵权域名的主要及显著部分“mgm”享有注册商标专用权,且“MGM”为其英文企业名称简称,在娱乐业领域,特别是电影业领域享有很高知名度。因此,米高梅集团及原告对“MGM”享有合法有效的民事权益。
(2)    法院认为“mgm”与“MGM”构成相同,足已造成相关公众的误认。
(3)    被告对“mgm”不享有任何权益,也无注册该域名的正当理由。
(4)    被告攀附米高梅集团及原告商誉的恶意显而易见。
因此,法院认为被告注册、使用上述域名的行为构成不正当竞争。

2.    是否构成商标侵权?

作为判断域名的注册和使用行为是否构成商标侵权的依据,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(“《商标案件司法解释》”)第一条第三项规定,将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的,属于给他人注册商标专用权造成损害的行为。

尽管本案中法院未在侵害商标权纠纷的判决中明确被告注册、使用相关域名的行为是否构成商标侵权。但在司法实践中涉及域名纠纷时,法院通常先判断被告对于域名的注册使用是否符合《商标案件司法解释》规定中的要件。若不构成侵害商标专用权,但能满足《域名案件司法解释》第四条中的要件,则可被认定为不正当竞争。

在广东贡茶投资有限公司与杭州西湖龙井茶叶有限公司侵害商标权纠纷一案中,法院认为,虽然贡茶公司使用了与龙井公司所持有的商标近似的“gong”作为域名,但其仅通过该域名进行特许经营的加盟宣传,并未指向茶叶或茶商品,因此不构成商标侵权,但可认定为不正当竞争。


二、    使用米高梅的商标及字号


  针对本案中被告对原告字号及商标进行的一系列使用行为,法院分别作出如下认定:

1.    被告变更其字号为“米高梅”构成不正当竞争

米高梅集团早在上世纪90年代就已进入中国市场,“米高梅”作为其中文字号在中国有巨大的影响力。被告于2013年将企业名称变更为现名称,并开始使用“米高梅”字号。而被告在与原告没有任何授权及关联关系的情况下,使用“米高梅”字号,从事授权加盟、开办米高梅影城项目,足以引人误认为其与米高梅集团及原告间存在特定联系,产生混淆。根据《反不正当竞争法》第六条第二项的规定,该行为已构成不正当竞争。

同时,法院指出,原告对“米高梅”商标享有注册商标专用权,若依照《商标法》第五十八条规定,亦可认定被告的行为构成不正当竞争。

2.    被告将“METRO GOLDWYN MAYER”、“METRO-GOLDWYN-MAYER”用于授权加盟、开办米高梅影城项目构成不正当竞争

在中国境内进行商业使用的外国(地区)企业名称,应当认定为《反不正当竞争法》第五条第三项规定的“企业名称” 。(见《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条第一项)由于米高梅集团自进入中国市场后就以“METRO-GOLDWYN-MAYER”作为英文企业字号使用,因此该英文字号亦受《反不正当竞争法》的保护。

法院认为,被告将上述标识用于其授权加盟、开办米高梅影城项目,足以引人误认为其与米高梅集团及原告间存在特定联系,产生混淆而构成不正当竞争。

3.    被告在其经营活动中自称“米高梅中国”、“米高梅(中国)影业”、“米高梅影业”、“米高梅”等属于侵犯原告注册商标专用权的行为

将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的,属于商标法第五十二条第五项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。(见《商标案件司法解释》第一条第一项)

本案中,被告在其经营活动中自称为“米高梅中国”、“米高梅(中国)影业”、“米高梅影业”、“米高梅”等,未规范使用其企业名称全称,而是突出使用原告享有注册商标专用权的“米高梅”。因此,法院认定上述行为属于侵犯注册商标专用权的行为。


总结


 在本案中,法院认可了原告字号的知名度,将被告使用“米高梅”作为字号、使用米高梅的英文企业名称进行授权加盟项目的行为认定为构成不正当竞争,将被告在经营活动中自称“米高梅中国”、“米高梅(中国)影业”等的行为认定为商标侵权。

在司法实践中,对于字号的使用行为应被认定为商标侵权亦或是不正当竞争,并非泾渭分明。对此,最高人民法院在李惠廷与王将饺子(大连)餐饮有限公司一案中就不同情况下对于《商标法》和《反不正当竞争法》的区分适用表述如下:如果注册使用企业名称本身具有不正当性,即使规范使用仍足以产生市场混淆的,可以按照不正当竞争处理;如果企业名称的注册事由并不违法,而是因为突出使用其中的字号而引起市场混淆的,则依法按照侵犯商标专用权行为处理。

在尉犁小巴郎食品科技有限责任公司与尉犁开司巴郎食品开发有限责任公司、周虹侵害商标权纠纷一案中,法院认为上诉人对企业名称的注册使用行为本身并不违法,只是因突出使用其中的字号而构成了商标侵权。

在兰建军、杭州小拇指汽修科技股份有限公司与天津市小拇指汽修服务有限公司等商标侵权及不正当竞争纠纷一案中,法院即认定天津市小拇指公司登记使用该企业名称本身违反了诚实信用原则,且无论是否突出使用均难以避免产生市场混淆,因此该行为构成不正当竞争。


结论与思考:


由于《商标法》和《反不正当竞争法》对于知识产权保护的范围有部分重叠,某些侵权行为往往会同时涉及这两部法律,两法平行地对权利人的权益提供了不同层面的保护。在实践中,无论是商标侵权或不正当竞争案件,原告都需要证明其字号或商标的知名度以及被告侵权行为造成的相关公众混淆的后果,因此很多原告选择将侵害商标权及不正当竞争纠纷作为合并案由提起诉讼。而本案原告以侵害商标权和不正当竞争作为案由分别起诉,则有可能是考虑到法定赔偿的限额。

因此,对权利人来说,提起此类诉讼需要注意两个法律在适用上的区别,从而采取相应的诉讼策略,对自己的合法权益主张最全面的保护。

With thanks to Sherry Qian, Intern, for her contribution.
 

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