The Spanish Supreme Court endorses generic laboratories against extended product patents after the concession
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The article that follows is written in Spanish: La aplicación del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el conocido como Adpic, “ha sido un poco como el Dragón Khan”, destaca a CF Josep Carbonell, socio del Departamento de Propiedad intelectual e Industrial de JAUSAS.
El abogado reconoce que a pesar de que hayan trancurrido más de diez años de su entrada en vigor en España, todavía hay cuestiones sobre la aplicación de este acuerdo que no quedan claras en el ámbito de las patentes de medicamentos.
La Sala Civil del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación que interpuso un laboratorio contra la desestimación de su demanda por infracción de derechos de patente sobre un producto farmacéutico por parte de más de una veintena de laboratorios genéricos.
La controversia suscitada y que viene a resolver el Supremo gira entorno a los efectos de la entrada en vigor del ADPIC sobre las patentes europeas, que dio lugar a que se admitiera como patentes de producto aquellas que inicialmente habían sido validadas en España bajo un pliego de reivindicaciones de procedimiento.
La empresa recurrente había solicitado una patente de procedimiento en España antes de la entrada en vigor del acuerdo ADPIC. Una vez que se produjo el ajuste normativo y después de que su solicitud de patente fuera concedida y validada en España, pidió ampliar la protección al producto aportando un nuevo pliego de reivindicaciones.
Dicha solicitud supuso el comienzo de un procedimiento administrativo y contencioso que concluyó con la sentencia de 2011 de la Sala Contenciosa del Supremo, que admitió el derecho de la recurrente a incorporar las reivindicaciones de producto a su patente.
A partir de ese reconocimiento judicial, el laboratorio farmacéutico emprendió acciones legales contra las compañías de genéricos que consideraba habían estado vulnerando sus reivindicaciones de producto.
Pero la Sala Civil del Supremo ha desestimado sus pretensiones afirmando que las reivindicaciones de producto introducidas en la patente eran “ineficaces”, avalando así la actividad de los laboratorios genéricos.
Para entender por qué el Supremo no reconoce los efectos de una sentencia de la sala Contenciosa-administrativa del Alto Tribunal -que, en definitiva, es lo que está pidiendo el laboratorio recurrente- hay que tener en cuenta la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contenida en la sentencia de 18 de julio de 2013 y en dos autos de 30 de enero de 2014.
El TJUE aclara que el artículo 70.7 del ADPIC, “en relación con las patentes afectadas por la vigencia de la reserva al tiempo de su solicitud [cuando en España no se patentaba el producto], permite modificar la solicitud de patentes antes de su concesión, no después de la concesión y validación en España con las reivindicaciones de la patente de procedimiento”, no pudiendo así proteger la invención del producto.
El abogado Carbonell reconoce la intención del Supremo de “velar por la se guridad jurídica y amparar la actuación de los laboratorios de genéricos, quienes llevaron a cabo el lanzamiento de sus medicamentos en un momento en el que no existía patente sobre el producto motivo del recurso”.